2024年度中國企業應訴美國337調查綜述

來源 | 美國科文頓·柏靈律師事務所 Covington & Burling LLP
作者 | 冉瑞雪、黃勝、王俁、王翊鈞、郭嚴、王笛、陳曉亮、李新豪、周佳樂
2024年337調查中國企業涉訴案件的立案、應訴和裁決情況
01
本部分用圖表的方式重點介紹並分析了2024年中國企業337調查涉案、應訴以及裁決情況。為幫助理解我國企業應訴美國337調查的整體情況,本部分還提供了往年相關資料並進行總結分析。
(一)美國337調查立案數量以及涉及中國企業的案件數量
2024年337調查的立案數量略有回升,全年立案數量達到了48起。就過去二十年的整體趨勢而言,如圖一所示,美國國際貿易委員會(以下簡稱“ITC”)受理的337調查案件數量總體上呈現波動上升的態勢。案件數量在2011年達到峰值之後略有下降,2016、2017連續兩年又有回升,2018、2019兩年略有下降,2020、2021和2022年又有上升勢頭。具體地,2011年立案69起;2015年出現低谷,立案36起;[1]2016年急劇增長至54起,比2015年多18起;2017年立案59起,為2011年之後的又一峰值;2018年立案50起,2019年立案45起,儘管低於2016和2017年,但仍處於較高位置;2020年立案48起,2021年立案51起,2022年立案60起,連續三年上升;但在2023年又少量下滑至41起,到2024年又回升至48起。
圖一:2004年至2024年ITC立案的美國337調查數量表
如表一所示,2024年,涉及中國企業的337調查案件達到了24起,佔比首次達到50%。繼2019年之後,這一資料達到了近二十年來的又一峰值。
表一:2004年-2024年中國涉案美國337調查數量以及佔比彙總
(二)中國企業涉及美國337調查產品分析
在過去二十年中,中國企業涉訴美國337調查的產品多種多樣。具體地說,2024年337調查涉及中國企業的產品包括電子計算裝置、使用索引搜尋系統的計算裝置、支援NETCONF的網路裝置、電子煙油霧化器、用於計算機電子元件的液體冷卻器、智慧穿戴裝置、光纖聯結器、相機、無線前端模組、半導體器件、水潤皮膚磨削系統、健身器材、電視、充電電池、閃蒸紡絲非織造材料、注塑機、電子眼鏡和女式平底鞋。[3]
(三)中國企業涉及美國337調查案由分析
如表二所示,在包括2024年的過去二十年中,中國企業涉案絕大多數的案由是專利侵權。除專利侵權外,2024年還有一起案件同時涉及商標侵權和侵犯商業秘密。
表二:2003年-2024年美國337調查涉及中國企業的案由統計表
(四)2024年中國企業應訴情況以及涉及中國企業的337調查案件裁決情況
如表三所示,2024年總共有74家中國企業被ITC立案調查,數量較多。其中有45家中國企業選擇了應訴,佔比60.8%。這一資料與去年相比略有下降,但對比歷史資料而言,仍處於應訴比例較高的區間。從資料上來看,20年來,中國企業對337調查的參與度不斷提高,企業越來越傾向於積極應訴。
表三:2011年-2024年間中國企業美國337調查應訴情況以及結果概覽
與中國相關的2024年重大案件分析
02
本報告所述“重大案件”是指對於中國企業應訴美國337調查有重要指導意義,涉及到中國重要產業和/或重要企業,或者從法律制度發展的角度具有重大意義的案件。
(一)杜邦案(337-TA-1424)
2024年10月9日,美國DuPont de Nemours, Inc.、DuPont Safety & Construction, Inc.和DuPont Specialty Products USA, LLC(以下合稱“杜邦公司”)向ITC提出337調查申請,將包括廈門當盛新材料有限公司(以下簡稱“當盛新材”)、江蘇青昀新材料有限公司(以下簡稱“青昀新材”)以及深圳錚銘科技有限公司等多家中國企業在內的18家企業列為被申請人,認為其特定閃蒸紡絲非織造材料及其下游產品侵犯了杜邦公司的商業秘密,非法使用杜邦公司的保密資訊和專有資訊,以及侵犯杜邦公司的美國註冊商標。杜邦公司請求ITC釋出普遍排除令、有限排除令和制止令。2024年11月15日,ITC正式立案(案號337-TA-1424, Certain Flash-Spun Nonwoven Materials and Products Containing Same)。本所代表當盛新材應訴。該調查案的目標完成日期定為2026年6月8日。
在本案中,被訴的化工新材料製造商主要為當盛新材和青昀新材。當盛新材和青昀新材均為較“年輕”的閃蒸紡絲產品製造商,而杜邦公司則是該行業的老牌巨頭。此次發起337調查,是國外老牌企業利用智慧財產權法律手段,與中國新興企業爭奪市場的典型策略,後續進展值得進一步關注。
(二)中國企業涉訴新能源337調查案件值得關注
隨著中國新能源產業的快速發展和積極出海,中國企業在美國市場遇到了越來越多的337調查。這一現象反映了中國新能源企業在轉型升級過程中,其產品和技術的國際競爭力不斷提升,同時也激發了更多商業競爭(包括中國企業之間),促使337調查案件在新能源領域高發。在2024年,幾起重要的案件尤為引人注目。
首先,2024年9月至10月,天合光能股份有限公司(以下簡稱“天合光能”)分別對江蘇潤陽新能源科技股份有限公司以及阿特斯陽光電力集團股份有限公司提起337調查申請(案號分別為337-TA-1422和337-TA-1425)。同時,天合光能還在美國特拉華州聯邦地區法院和美國加州中區聯邦地區法院對上述公司發起了平行專利侵權訴訟。這些案件涉及的專利技術包括太陽能電池的製造工藝和相關元件。
另一重要案件發生在2024年9月12日,美國LithiumHub, LLC和Lithiumhub Technologies, LLC不僅向ITC提出了337調查申請(案號為337-TA-1421),還在美國德克薩斯州東區聯邦地區法院對五家中國公司提起了平行專利侵權訴訟,尋求損害賠償。本案涉及包括具有特定固態開關佈置的保護電路在內的可充電鋰離子電池及其元件,涉案的企業包括瑞萊昂(深圳)新能源科技有限公司、深圳市逸塵運動科技有限公司、深圳市朗泰灃電子有限公司、如果新能源科技(江蘇)股份有限公司以及Shenzhen LiTime Technology Co., LTD。本所在該案中代表如果新能源科技(江蘇)股份有限公司。
影響ITC案件審理的重要判例或者案件
03
2024年美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱“CAFC”)在數起案件中的判決可能對ITC案件產生影響。此外,美國最高法院在Loper和Relentless案中作出的判決雖然不直接涉及ITC案件,但是基於相關判決,ITC在審理案件時法律解釋的權力被限縮,後續進展值得關注。
(一)CAFC降低國內產業經濟要件認定標準
2022年12月2日,人工睫毛337調查案(案號337-TA-1226)的申請人Lashify, Inc.公司(以下簡稱“Lashify”)不服ITC 做出的認定其不滿足國內產業經濟要件的終裁,上訴至CAFC。經過審理,CAFC在2025年3月5日做出判決,認定ITC在判定Lashify是否滿足國內產業經濟要件時適用法律有誤,撤銷ITC的相關認定,並將該問題發回ITC重新認定。
Lashify的產品在美國之外生產並進口到美國,其在美國國內沒有生產活動,但其在美國國內有銷售、推廣、倉儲、質量控制和經銷等方面的活動,其主要依賴“重大勞工或者資本的投入”這點來滿足337調查中國內產業經濟要件的要求。就是否滿足國內產業經濟要件問題,該案主審行政法官在2021年10月28日做出的初裁中指出,在判斷Lashify是否滿足“重大勞工或者資本的投入”時,要排除銷售、推廣、倉儲、質量控制和經銷方面的投入。就倉儲、質量控制和經銷方面的投入來說,該行政法官認定,為了這些產品可在美國出售,Lashify並沒有做出更多的步驟並且Lashify的質檢措施與一般的進口商所採取的措施並沒有區別。Lashify不服行政法官初裁,請求委員會複審。在終裁中,委員會多數意見支援了行政法官的認定,理由是僅有銷售和推廣活動無法滿足國內產業要求是ITC的一貫做法;對於推廣、倉儲、質量控制和經銷方面的投入,委員會多數意見認為這些成本與一般的進口商會產生的成本無異,基於此無法認定Lashify可滿足國內產業經濟要件的要求。少數委員持反對意見,認為相關法規並沒有明確排除銷售、推廣、倉儲、質量控制和經銷方面的投入。CAFC支援了少數委員的意見,認為法律並沒有明確排除這些投入,也沒有明確要求這些投入需要與生產活動相關。CAFC最終認定,委員會對“重大勞工或者資本的投入”這點解釋存在錯誤,要求ITC重新認定。
CAFC在該案中做出的判決實質上降低了ITC對國內產業經濟要件的認定門檻,有利於那些在美國僅有銷售和推廣等活動的公司在ITC主張救濟。我們預計本案將導致ITC迎來更多的337調查案件。實踐中,有些公司(特別是銷售新興品類產品的新創公司)的設計研發和生產活動在美國之外,其在美國主要是銷售和市場推廣相關的經濟投入。CAFC的判決將有利於這些公司提起337調查,以阻止競爭對手進入美國市場。對於可能作為337調查被申請人的中國企業來說,要密切關注那些原來不滿足條件的競爭對手的動向;對於尋求作為337調查申請人的中國企業(包括在美國的關聯公司)來說,該判例降低了提起337調查的門檻,為有相關需求的中國企業提供了額外的選擇。
(二)CAFC調整外觀設計專利非顯而易見性的判斷方法
2024年5月21日,CAFC在LKQ Corp. v. GM上訴案[9]中作出全席判決(en banc),部分撤銷專利審判與上訴委員會(以下簡稱“PTAB”)在一件涉及外觀設計專利(design patent)的雙方複審案件[10](inter partes review,IPR)中作出的決定,並將案件發回PTAB重審。根據CAFC的多數意見,在外觀設計專利非顯而易見性(non-obviousness)判斷中長期適用的Rosen-Durling規則[11]被新的規則取代。與Rosen-Durling規則相比,新規則降低了作為非顯而易見性評價基礎的“主要現有設計”(primary reference)的入選門檻。同時,對於需要引入的“次要現有設計”(secondary reference),新規則也降低了對其與主要現有設計的相關性的要求。總體而言,CAFC的判決使得以不符合美國《專利法》第103條為由主張外觀設計專利無效變得更為容易,有利於337案件中的被申請人。
GM Global Technology Operations LLC(以下簡稱“GM”)享有一項涉及汽車前翼子板的外觀設計專利D797,625(’625專利)。針對該專利,LKQ Corporation(以下簡稱“LKQ”)在PTAB提出IPR請求,以不符合美國《專利法》第102條和103條為由請求宣告該專利無效。LKQ主張’625專利相對於現有設計D773,340專利(’340專利),或者’340專利與另外一項現有設計的結合顯而易見。PTAB在適用Rosen-Durling規則分析後認為,’340專利不構成與被請求宣告無效的外觀設計專利“基本相同”(basically the same)的主要現有設計。因此,PTAB不再進行Rosen-Durling規則的第二步分析,即判斷是否存在與主要現有設計“如此相關”(so related)的次要現有設計,以至於後者的某些外觀特徵可以提示其可使用到主要現有設計中。在上述基礎上,PTAB駁回了LKQ關於’625專利不具備非顯而易見性的請求,維持’625專利有效。
針對LKQ的上訴,CAFC合議庭基於對Rosen-Durling規則的理解維持了PTAB的決定。但是,該意見隨後被撤銷,案件進入全席審理。在全席判決中CAFC首先指出,除另有規定外,專利法關於發明專利的規定同樣適用於外觀設計專利。在回顧美國最高法院過往涉及美國《專利法》第103條案件的基礎上,CAFC認為,Rosen-Durling規則在制度框架和門檻的剛性方面與美國最高法院KSR案、Whitman Saddle案[12]和其他先例不夠一致,應當被推翻;外觀設計專利非顯而易見性的判斷應當迴歸Graham案[13]確定的三要素分析框架,即(1)現有技術的範圍和內容;(2)權利要求與現有技術的區別;以及(3)本領域普通技術人員的水平。
CAFC對Rosen-Durling規則做了如下調整。在適用Graham案第一要素時,與專利設計“基本相同”不應當作為合格現有設計的門檻。只要符合“類似設計”(analogous art)的要求,這樣的現有設計就可以用於確定現有設計的範圍和內容。類似設計包括與外觀設計專利產品“相同領域”(same field of endeavor)的設計。同時,CAFC不排除其他設計也可能與專利設計“類似”,而是強調需要個案判斷。CAFC還指出,要求主要外觀設計和次要外觀設計“如此相關”並不恰當。只要它們都與專利設計屬於“類似設計”就可以以此為基礎判斷普通設計者(ordinary designer)是否有動機將次要現有設計中的設計特徵用於修飾主要現有設計以獲得與專利設計相同的外觀。基於以上分析和闡釋,CAFC將案件發回PTAB並要求其按照判決中的意見重新判斷’625專利的非顯而易見性。
該案件的影響不僅涉及與’625專利相關的汽車產業,而且可能波及與外觀設計專利關係緊密的其他行業,因此該案件的審理引起了廣泛關注。包括汽車企業和行業協會、智慧財產權團體乃至科技企業在內的多方提交了法庭之友意見(amicus curiae)。儘管外觀設計專利在337調查案件中佔比較少,本案為外觀設計專利非顯而易見性的判斷指明瞭方向,值得337調查的被申請人關注。
(三)CAFC澄清現有技術例外的判斷標準
2024年CAFC在針對PTAB的另外一件IPR案件[14]的上訴中作出的判決[15]同樣值得關注。在2024年7月31日作出的判決中,CAFC澄清了現有技術例外的判斷標準,尤其是美國《專利法》第102(b)(2)B條的適用。
Sanho Corporation(以下簡稱“Sanho”)是專利US 10,572,429(’429專利)的專利權人,該專利系2020年從Gopod Group LTD(以下簡稱“Gopod”)受讓而來。’429專利涉及用於終端使用者裝置的介面擴充套件裝置,其技術包括一系列介面和連線以及一個數據傳輸控制模組。Kaijet Technology International Limited, Inc.(以下簡稱“Kaijet”)主張,’429專利相對於美國專利申請No. 2018/0165053的公開檔案(’053申請)和其他對比檔案的結合不具備非顯而易見性。Sanho抗辯稱,雖然’053申請的有效申請日(effective filing date)早於’429專利,但是在此之前,’429專利的發明人已經透過銷售包含專利技術的埠擴充套件裝置使得該專利技術被“公開披露”。這一行為構成美國《專利法》第102(b)(2)B條規定的現有技術的例外。因此,’053申請不構成’429專利的現有技術,不能用於評價’429專利的非顯而易見性。PTAB認為,’429專利發明人的上述銷售屬於非公開銷售(private sale),不構成第102(b)(2)B條規定的現有技術的例外,最終支援了Kaijet的請求。
針對Sanho的上訴,CAFC合議庭首先確認了以下事實。在’053申請的有效申請日前,Sanho向’429專利發明人所屬的公司Gopod訂購15000個所述埠擴充套件裝置,該訂單被供貨方接受。但是,Sanho並未證明該銷售以任何方式被公開,或者除該非公開銷售以外,針對該產品存在其他任何銷售行為。事實上,沒有記錄表明上述15000個埠擴充套件裝置的訂單在’053申請的有效申請日前被履行,以及所涉及的埠擴充套件裝置的後續情況。在此基礎上,CAFC從條文的字面含義、立法目的以及立法歷史三個角度論述美國《專利法》第102(b)(2)B條規定的“公開披露”與Sanho主張的“披露”不同。CAFC認為,只有發明能夠被不特定的公眾獲取才導致其被公開披露。此外,CAFC還就Sanho所主張的只要包含專利技術的裝置的接收者不承擔保密義務,其“公開使用”(public use)該裝置的行為就構成對專利技術的公開披露進行了反駁。CAFC指出,公開披露和公開使用屬於不同概念,包括公開使用在內的方式有可能(could)但並非必然(necessarily)導致發明技術特徵在第102(b)(2)B條意義上的公開披露。並且美國最高法院已經透過判例明確,一個不能向公眾披露發明所有特徵的商業使用仍然不能構成有效的現有技術。結合案件事實,CAFC認定Sanho在該案中所主張的銷售並未公開披露’429專利的相關技術,因此’053申請不構成第102(b)(2)B條規定的現有技術的例外,最終維持了PTAB的決定。
CAFC的判決澄清了以下問題,即在被主張為現有技術的專利(申請)的有效申請日前,何種行為可以構成對相關技術方案的公開披露從而使得該專利(申請)成為符合美國《專利法》第102(b)(2)B條規定的現有技術例外。此外,該判決也回答瞭如何判斷涉案專利申請日前銷售或者使用相關產品是否導致該產品所涉及的技術方案構成涉案專利的現有技術。對於在337調查案件中準備以在先銷售或者使用包含專利技術的產品為由對涉案專利提出無效抗辯的被申請人而言,該案件值得研究。
(四)CAFC完善顯而易見型重複授權的審查標準
2024年10月7日,美國最高法院駁回了Cellet, LLC(以下簡稱“Cellet”)對CAFC在Cellect案中的判決[16](相關介紹見2023年年報)提出的調卷申請(petition for certiorari)。但是,就專利期限調整(patent term adjustment,PTA)[17]引發的顯而易見型重複授權(obviousness-type double patenting,ODP)[18]的審查標準的爭議並未因此終結。2024年8月13日,CAFC在另外一起來自特拉華州聯邦地區法院的專利侵權上訴案件中作出判決,[19]改判地區法院關於涉案專利因享受PTA而構成ODP的認定。該案件從另外一個方面完善了涉及PTA的ODP審查標準。
Allergan USA, Inc.(以下簡稱“Allergan”)是US 7,741,356(’356專利)的專利權人。由於USPTO的原因,’356專利的審查過程被延遲。根據美國《專利法》第154(b)條的規定,’356專利在授權後獲得相應天數的PTA。因此,’356專利的專利期限至2026年6月24日截止,超出自該專利申請日2005年3月14日起的20年。以’356專利為基礎,專利申請人陸續提出若干繼續申請和分案申請並獲得多件同族專利,包括在’356專利授權後提出申請的US 8,344,011(’011專利)和US 8,609,709專利(’709專利)。這些同族專利均以最早申請的’356專利為優先權基礎,但是,’011專利和’709專利的審查過程不存在因USPTO導致的延遲,因此它們均在優先權日起的20年,即2025年3月14日屆滿。這個日期早於在先的’356專利屆滿日,從而引發了本案的爭議。被告Sun Pharmaceutical Industries Limited (以下簡稱“Sun”)認為,’356專利的權利要求40相對於’011專利權利要求33和’709專利權利要求5不存在可專利性區別,而’356專利又因PTA而在’011專利和’709專利之後屆滿,因此’356權利要求40因ODP而無效。Allergan則認為,’356專利作為首先提出申請並首先獲得授權的專利相對於較晚申請、較晚授權的專利權利要求不構成ODP。地區法院援引了CAFC在Cellect案的判決,認為對該問題的判斷無需考慮專利的申請日和授權日,而應考量屆滿日的先後,因此Allergan的理由不成立。最終,地區法院認定’356專利權利要求40(及相關權利要求)無效。Allergan隨即上訴至CAFC。
針對Allergan的上訴,CAFC首先指出ODP規則的目的在於防止專利權人就不具備可專利性區別的發明獲得第二專利,以圖達到延長該主題的專利保護期的目的。’356專利無論從申請日還是授權日看都是保護相同主題的第一專利,而’011專利和’709專利無疑都是該主題的第二專利。將ODP的基本宗旨應用於這些無可爭議的事實,CAFC認為,’356專利的權利要求並沒有在法律允許的期限之外擴大或者延長壟斷。此外,作為對地區法院判決的回應,CAFC指出Cellect案並未解決“最早申請和授權的專利是否可以被後續專利作為ODP參比標準”的問題。因此,Cellect案對本案的約束僅限於專利屆滿日的計算,而不涉及如何確定ODP的參比標準。在上述基礎上,CAFC得出一條ODP審查規則:首先申請、首先授權、後到期的權利要求不能被後申請、後授權、早到期並具有共同優先權日期的對比權利要求宣告無效。
CAFC的上述判決對在Cellect案中確立的針對享受PTA的專利進行ODP審查的規則進行了補充和完善,使得審查規則更加符合ODP制度的宗旨。337調查案件中的被申請人在準備以ODP為由針對涉案專利提出無效抗辯時,應當全面考察涉案專利與同族專利之間的關係,確保自己對涉案專利構成ODP的主張不與該規則的宗旨相違背。
(五)美國最高法院縮減聯邦行政機構對法律作出解釋的權力
2024年6月28日,美國最高法院在Loper和Relentless兩案[20]中作出判決,撤銷美國聯邦哥倫比亞特區巡迴上訴法院和聯邦第一巡迴上訴法院的判決並將案件分別發回兩個法院重審。透過對該兩起案件的審理,美國最高法院推翻了1984年自己在Chevron案[21]中確立的規則,明確聯邦法院無需給予聯邦行政機構對法律條文作出的解釋以所謂“Chevron尊重”(Chevron deference)。
上述兩起案件源於對美國國家海洋漁業局(National Marine Fisheries Service, NMFS)修改有關規則是否獲得《Magnuson-Stevens漁業保護和管理法》(Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act, MSA)授權的爭議。審理案件的聯邦地區法院和巡迴上訴法院基於“Chevron尊重”採納了NMFS對MSA的解釋,從而作出對行政機構有利的判決。對於下級法院在兩起案件中所依據的“Chevron尊重”是否有效,法院應當如何看待行政機構對法律條文作出的解釋,美國最高法院的多數意見認為,聯邦法院擁有對聯邦法律的最終解釋權。在解釋法律的問題上,聯邦行政機構的觀點可以為聯邦法院的判斷提供參考並且應當受到適當的重視,但是不能取代聯邦法院的判斷。美國最高法院指出,1946年頒佈的美國《行政程式法》[22](Administrative Procedure Act,APA)就是對行政機構的一種制約,防止其超出法律的授權行使權力,而Chevron案要求法院在審查行政機構行為時給予的“尊重”與APA的規定不符。基於上述理由,美國最高法院的多數意見推翻了自己在Chevron案中確立的規則。
隨著Chevron案確立的規則被推翻,ITC在337調查案件中對法律條文作出的解釋的效力將可能處於不穩定的狀態。具體而言,在針對ITC終裁提起的上訴中,CAFC將無需受“Chevron尊重”的約束而在相當大的程度上遵照ITC對法律條文的解釋。相反,CAFC在推翻ITC解釋時將獲得更大自由。另一方面,隨著“Chevron尊重”被推翻,之前在該規則下獲得CAFC背書的ITC對法律條文的解釋可能重新受到挑戰。一個典型的例子是,在2015年的Suprema案[23]全席判決中,CAFC多數意見基於“Chevron尊重”支援了ITC對於“侵權物品”(articles that infringe)的擴張性解釋,併成為ITC擴大337調查管轄範圍所依據的先例。“Chevron尊重”被推翻後,已經有相關方在CAFC對Suprema案中的上述解釋發起挑戰,雖然該努力並未奏效。[24]
目前,Loper和Relentless兩案的判決對337調查案件的實際影響尚未顯現,但是337調查案件的被申請人仍應當密切關注該兩案後續可能產生的影響,並據該兩案進一步挖掘在337調查案件中可能適用的抗辯點。
2024年337調查實務發展動態
04
(一)ITC修改《程式規則》
2024年3月28日,ITC公佈《程式規則》修正案徵求意見稿。在充分考慮收到的各方意見的基礎上,ITC於2025年1月3日頒佈了此次修正案的最終版。[25]此次修改中,涉及337調查部分的主要內容如下:
首先,在檔案提交方面,正式採納疫情期間試行的電子提交方式,規定所有的檔案都應當透過ITC的電子檔案資訊系統(Electronic Document Information System)提交。同時也保留在例外情形下提交紙質檔案的方式。
其次,在立案前的徵求意見階段,除了可以就公共利益問題提交意見之外,公眾還可以就其他問題發表意見(例如,不予立案或者啟動百日程式等)。
第三,對於根據19 USC 337(a)(1)(A)提起的337調查(注:主要是根據商業秘密侵權提起的337調查請求),起訴狀中需要列出支援該訴由的具體事實。
第四,在證據開示方面,此次修改與《聯邦民事訴訟規則》的相關規定保持一致。例如,刪除“可能合理導致發現可採納證據”(reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence)這一寬泛要求,加入了證據開示需要“跟案件實際需求相匹配”(proportional to the needs of the investigation)。ITC還修改了證據開示的數量限制,例如,除非各方另有約定或者行政法官另有命令,申請人可以調取的事實宣誓作證上限從每家被申請人5個改為總數為20個,且第三方的事實宣誓作證也涵蓋在內。在檔案要求的答覆方面,為了跟《聯邦民事訴訟規則》相符,如果答覆方根據某一反對意見拒絕提供檔案,其應該明確說明。
此次修正案已於2025年2月3日生效。
(二)商業秘密337調查案件早期需披露商業秘密漸成趨勢
國內企業在應對商業秘密337調查時通常會碰到商業秘密範圍披露這一難題。在專利、商標和著作權侵權案件中,權利的邊界體現在提交給政府的公開檔案之中,較為容易判斷,而商業秘密案件中的訴爭權利邊界即商業秘密範圍通常不容易確定,主要原因是儘管申請人掌握初步的侵權線索,但其通常不清楚被申請人侵犯了哪些商業秘密。因此,申請人通常期望推遲圈定商業秘密範圍的期限,尤其是希望在獲取被申請人的相關證據之後再披露商業秘密範圍(disclosure or identification of trade secrets)。但是,推遲披露商業秘密範圍將造成被申請人無法知悉自身侵犯了申請人的哪些商業秘密以及申請人所謂的商業秘密是否真正構成商業秘密。這會導致不當擴大證據開示範圍從而增加雙方的訴訟成本、影響被申請人儘早確定應訴策略並進行有針對性的抗辯(例如如果申請人的描述過於寬泛,被申請人則無法進行有效的公知資訊檢索;或者根據申請人所主張的秘密點進行相應的規避設計)以及專家報告的準備等。此外,允許申請人在接觸被申請人的實質開示資訊之後才披露商業秘密範圍還可能導致的後果是,申請人根據被申請人提供的檔案和資訊來圈定商業秘密的範圍,甚至不誠信地將屬於被申請人的商業秘密宣稱為自己的商業秘密,這將明顯不利於被申請人。因此,儘早劃定商業秘密範圍有助於釐清商業秘密侵權案件的權利邊界,為ITC商業秘密337調查案件的審理提供更為明確的指引,對商業秘密侵權案件的有序審理意義重大。
在337調查實踐中,被申請人通常會在首輪問卷(interrogatory)中要求申請人確定商業秘密,但申請人通常會援引起訴狀中的商業秘密描述或者僅作寬泛的回答,雙方此後通常會將該爭議交由行政法官解決。例如,在被申請人以商業秘密範圍不明確為由拒絕配合開示程式後,申請人動議要求強制開示(337-TA-525和337-TA-562)。此外,實踐中有被申請人在正式進行實質開示之前主動尋求同意令保護(337-TA-698和337-TA-849)。還有一種折衷的情形是雙方達成約定,並體現在行政法官批准的案件日程裡,先進行初步披露,待證據開示進展一段時間後要求申請人確定最終商業秘密範圍(337-TA-863和337-TA-1002)。
根據目前的案件實踐,在我所代理的碎紙機案(337-TA-863)和鋼鐵案(337-TA-1002)之後,初步披露和最終披露相結合的方式逐漸成為商業秘密337調查案件的趨勢。我所最近代理的閃蒸紡絲非織造材料一案(337-TA-1424)也爭取到案件的早期商業秘密披露。此外,337-TA-1078、337-TA-1159、337-TA-1166、337-TA-1186、337-TA-1231、337-TA-1274、337-TA-1296、337-TA-1313和337-TA-1378 案中也採用了這種商業秘密範圍確定方式。
(三)涉及標準必要專利(SEP)的337調查新發展
2023年,以侵犯SEP為由提起的337調查主要有兩個系列案件,一是愛立信與聯想(摩托羅拉移動)之間的爭議,包括愛立信針對聯想提起的兩起涉SEP的337調查(案號337-TA-1375和337-TA-1387)、一起涉及非SEP的337調查(案號337-TA-1376)以及聯想針對愛立信提起的一起337調查(案號337-TA-1388)。另外一個系列案件是諾基亞針對惠普和亞馬遜提起的兩起337調查(案號337-TA-1379和337-TA-1380)。這些337調查案件涉及5G通訊技術領域以及影片編解碼技術領域的SEP。除了337調查案件之外,各方在美國聯邦地區法院也有相關訴訟。2024年涉及SEP的337調查案件主要圍繞前一年上述案件的深入進展而展開。此外,2024年增加一案(案號337-TA-1397),系聯想針對愛立信提起。除此之外,暫未有更多新的涉及SEP的337調查案件。
就愛立信訴聯想(摩托羅拉移動)系列案而言,2024年12月17日,McNamara行政法官在337-TA-1375案中頒佈了初步裁決,認定聯想(摩托羅拉移動)等被申請人構成專利侵權,違反了337條款。但是,行政法官在初裁中並未包含建議救濟措施,而是宣佈將另行頒佈建議救濟措施。經過兩次延遲,行政法官將頒佈建議救濟措施的期限推遲至2025年4月4日。截至本報告截稿為止,建議救濟措施尚未頒佈。因此,就本案是否釋出禁令、釋出禁令的理由、以及如何與美國聯邦地區法院乃至全球其他法院的平行程式(例如,作為雙方全球訴訟的一部分,英國法院擬於2025年4月就設定全球許可費率問題進行庭審)之間進行協調,值得持續關注。在337-TA-1376案中,Elliot行政法官於2024年11月15日頒佈了初步裁決,認定部分涉案專利無效且被訴侵權產品不落入其保護範圍;被訴侵權產品雖落入某些涉案專利權利要求保護範圍,但該部分權利要求無效,從而裁決聯想等被申請人並未違反337條款。2025年1月16日,委員會作出終裁,維持上述初步裁決。而在337-TA-1388案[26]中,根據McNamara行政法官2025年3月7日的命令,該案的初裁將推遲至2025年4月25日頒佈。
就諾基亞訴惠普和亞馬遜的系列案而言,2024年發生了一些值得關注的重要進展。2024年9月,申請人與惠普單獨達成了全球和解並簽訂許可協議,亞馬遜成為唯一的被申請人繼續訴訟程式。其中,337-TA-1380一案的進展相對更快。該案誕生了涉SEP的337調查案件的多個“首次”——2024年12月20日,Elliot行政法官頒佈初步裁決,認定亞馬遜等被申請人構成專利侵權(對5個專利中的4個構成侵權),違反了337條款。在2025年1月8日公佈的初步裁決完整公開版中,ITC在近年來首次就涉及SEP的FRAND抗辯進行了較為詳細的分析,首次在裁決中詳細公開分析過程,並首次結合頒佈的建議救濟措施討論與SEP有關的公共利益要素。例如,行政法官在初裁中就“非歧視”、“合理”許可費和“善意談判”等要素進行了逐一說明,並就該個案得出結論:被申請人未能證明申請人違反了FRAND義務,因此FRAND抗辯不適用。初裁還就建議救濟措施指出,在本案中頒佈救濟措施不會違反公共利益,因此建議頒佈有限排除令和制止令。2025年2月27日,委員會頒佈命令決定對上述初步裁決進行復審,並將案件的目標審結日期推遲至2025年5月14日。儘管仍待委員會複審,這也是近年來ITC在初步裁決中首次就涉及SEP的產品建議頒佈禁令救濟措施。複審的結果將會對後續更多涉SEP的337調查案件產生影響。與337-TA-1380相比,337-TA-1379案的進展稍慢,但結果同樣引人矚目。2025年1月29日,Hines行政法官頒佈初步裁決,認定亞馬遜對部分專利權利要求構成侵權,並且建議委員會對有關產品頒佈有限排除令和制止令。諾基亞和亞馬遜均已經請求委員會對該初步裁決進行復審。截至本報告截稿為止,委員會尚未作出是否複審的決定。
此外,愛立信和諾基亞發起的這幾起涉及SEP的337調查案件的調查完結日期均已確定在2025年中期以後。隨著2024年11月美國總統大選共和黨總統候選人特朗普重新贏得選舉並於2025年1月20日上臺執政,結合第一屆特朗普政府的偏向權利人的SEP政策和禁令政策,預計新一屆政府將在之前民主黨政府的SEP政策上進行調整,值得密切關注。
(*本報告旨在提供相關領域的最新動態,不代表科文頓或其客戶的觀點或意見,亦不構成任何法律意見。在就本報告提及的主題採取行動之前,讀者應尋求有針對性的專業法律意見。)
END
參考資料
[1] 以337調查立案時間為標準進行統計,本報告其他地方採用相同的標準。
[2] 2024年12月有6起337調查申請,ITC通常需要一個月的時間來決定是否立案。這些在2024年12月提起但未在2024年12月31日之前立案的337調查申請未納入統計範圍。
[3] 2024年涉及中國企業的24起調查案件中,涉及機電產品的有15起,菸草產品2起,醫藥產品1起,日常生活用品2起,專用裝置產品1起,化纖產品1起,其它產品2起。
[4] 行動式啟動電池及其元件案(II)(337-TA-1359)以及行動式啟動電池及其元件案(III)(337-TA-1360)同時涉及專利侵權和商業外觀侵權,因此重複計算。
[5] 閃蒸紡絲非織造材料及其下游產品案(337-TA-1424)同時涉及侵犯商業秘密和商標侵權,因此重複計算。
[6] 甲狀腺激素受體案(337-TA-1352)中的歌禮藥業公司及其關聯實體,數量計為1個。類似地,高爾夫球杆案(337-TA-1354)、行動式啟動電池及其元件案(II)(337-TA-1359)、雷射雷達案(337-TA-1363)、電子裝置案(337-TA-1376)、電子眼鏡案(337-TA-1383)中涉及的沃夫體育關聯實體、鈷魯科技關聯實體、禾賽科技關聯實體、聯想公司關聯實體和TCL公司關聯實體數量均計為1個。
[7] 皮卡車摺疊蓋板案(337-TA-1353)中涉及的中國被申請人同時簽署了和解協議和同意令,因此重複計算。
[8] 電子計算裝置案(337-TA-1387)中的聯想公司及其關聯實體,數量計為1個。類似地,液體冷卻器(337-TA-1394)、半導體器件案(337-TA-1414)、智慧電視案(337-TA-1420)中涉及的昂湃技術關聯實體、英諾賽科關聯實體、TCL關聯實體數量均計為1個。
[9] LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024).
[10] LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, IPR2020-00534, Paper 28 (P.T.A.B. Aug. 4, 2021).
[11] 一種判斷外觀設計專利非顯而易見性的方法,源自 In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (C.C.P.A. 1982) 和 Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996).
[12] Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893).
[13] Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).
[14] Kaijet Tech. Int’l Ltd. Inc. v. Sanho Corp., IPR2021-00886, Paper 55 (P.T.A.B. Oct. 25, 2022).
[15] Sanho Corp. v. Kaijet Tech. Int'l Ltd., 23-1336 (Fed. Cir. July 31, 2024).
[16] In re Cellect, 81 F.4th 1216 (Fed. Cir. 2023).
[17] 一種延長美國專利期限的程式,其目的是彌補由美國專利商標局在進行美國發明或植物專利申請的審查過程中引起的延誤。見35 U.S.C. §154(b)。
[18] 35 U.S.C. §101禁止專利權人在同一發明上獲得多於一項專利。法院將此禁止延伸以“阻止對於一項發明的第二專利,該發明‘相對於第一專利中的權利要求所涉及主題,考慮現有技術水平,是顯而易見的’”。
[19] Allergan USA, Inc. v. MSN Labs. Priv. Ltd., 24-1061 (Fed. Cir. Aug. 13, 2024).
[20] Loper Bright Enterprises v. Raimondo, 603 U.S. 369 (2024).
[21] Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984).
[22] 5 U.S.C. § 551 et seq.
[23] Suprema, Inc. v. International Trade Commission, 796 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2015) (en banc).
[24] Sonos, Inc. v. International Trade Commission, 58 F.4th 1373 (Fed. Cir. 2024) (denying petition for en banc rehearing).
[25] https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-01-03/pdf/2024-31242.pdf
[26] 該案中科文頓律所代理申請人。
相關閱讀
關注智合
和百萬法律人同行
責編 / 吳夢奇Scott編輯 / 顧文倩Aro
分類 / 原創

相關文章